1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.
2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;
4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;
5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
7) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1496 настоящего Кодекса.Положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). (Подпункт 7 дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.
4. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
Комментарий к статье 1512 ГК РФ
1. Пунктом 1 комментируемой статьи устанавливается, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о его государственной регистрации. Одновременно, но без акцентирования на этом, оспаривается также исключительное право использовать товарный знак, распоряжаться им, а также запрещать использование товарного знака. Если предоставление правовой охраны признается недействительным, соответственно, отменяется решение о регистрации товарного знака, а также прекращается исключительное право на товарный знак, принадлежащее правообладателю.
2. В пункте 2 ст. 1512 ГК содержится перечень оснований, которые могут послужить причиной такого признания.
Предоставление правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным в следующих случаях:
1) правовая охрана предоставлена обозначению, не обладающему различительной способностью или состоящему из элементов, указанных в подп. 1 - 4 п. 1 ст. 1483 ГК; либо отсутствует согласие компетентного органа на включение в состав знака в качестве неохраняемого элемента обозначения, подпадающего под действие подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1483; либо обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение; либо отсутствует согласие на использование в составе знака элементов, указанных в п. 4 ст. 1483; либо не были приняты во внимание положения п. 5 ст. 1483; либо товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) или наименованием селекционного достижения третьего лица, если права на них возникли ранее даты приоритета оспариваемого знака, а регистрация данного товарного знака осуществлена в отношении однородных товаров; либо нарушены права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, указанные в п. 9 ст. 1483, если оспариваемый товарный знак тождествен им;
2) не были приняты во внимание права третьих лиц на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения, имеющие более ранний приоритет, если правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении однородных товаров; товарный знак тождествен или сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товаров;
3) товарный знак зарегистрирован на имя ненадлежащего субъекта, т.е. владелец товарного знака не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
4) правовая охрана предоставлена товарному знаку, имеющему более поздний приоритет по отношению к товарному знаку третьего лица, признанному общеизвестным в Российской Федерации;
5) регистрация товарного знака произведена с нарушением положений Парижской конвенции, а именно на имя агента или представителя лица - обладателя исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции без согласия такого правообладателя;
6) действия по регистрации товарного знака признаны антимонопольным органом злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией (см. Закон о защите конкуренции).
Комментируемой нормой наряду с основаниями для оспаривания регистрации товарного знака установлены также: период, в течение которого правовая охрана может быть оспорена, и объем оспаривания. Так, в случае оспаривания по основаниям, предусмотренным подп. 1, 2, 6 п. 2 комментируемой статьи, правовая охрана может быть оспорена как полностью, так и частично. При этом по основаниям, предусмотренным подп. 1, 3 - 6 п. 2 комментируемой статьи, оспаривание возможно в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, тогда как по основаниям, указанным в подп. 2 п. 2 комментируемой статьи, этот срок составляет 5 лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.
3. В пункте 3 комментируемой статьи содержится отдельное основание, по которому предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку признается недействительным. Таким основанием является нарушение п. 1 ст. 1508 ГК, т.е. требований, соблюдение которых необходимо для предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку (см. подробнее комментарий к ст. 1508).
Отметим также, что в п. 3 статьи допущена неточность. Данная норма указывает на предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку "путем его регистрации в Российской Федерации", что противоречит положениям Гражданского кодекса, относящимся к общеизвестным товарным знакам, а также нормам Парижской конвенции. Представляется, что положения данной нормы следует читать, не принимая во внимание буквальный смысл указанных выше слов.
Другой комментарий к статье 1512 ГК РФ
Комментируемый подпараграф регламентирует прекращение исключительного права на товарный знак. Открывает данный подпараграф статья, определяющая основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку установлен в следующей статье. Ранее такое регулирование содержалось в одной ст. 28 "Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку" Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).
В пункте 1 комментируемой статьи раскрыто содержание оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и определены последствия признания недействительным предоставления такой правовой охраны: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (принятие такого решения предусмотрено п. 2 ст. 1499 комментируемого параграфа, к которой и сделана отсылка) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (при этом сделана отсылка к ст. ст. 1477 и 1481 комментируемого параграфа, предусматривающим соответственно такое право и его удостоверение свидетельством на товарный знак) (ч. 1);
признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатента, о регистрации товарного знака (ч. 2).
Упомянутая выше ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках таких положений не предусматривала, содержащееся в этих положениях регулирование лишь подразумевались.
Положения п. 2 комментируемой статьи определяют закрытый перечень оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Подобный перечень устанавливался в п. 1 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках. Так, в данном пункте указывалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных ст. 6 и п. 3 ст. 7 данного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований п. п. 1 и 2 ст. 7 данного Закона;
2) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 2 данного Закона;
3) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией;
4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.
Законом 2014 г. N 35-ФЗ подп. 6 п. 2 комментируемой статьи изложен полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного подпункта предусматривалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. В новой редакции подпункта говорится о действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признанных в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.
В пункте 63 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному в подп. 6 п. 2 комментируемой статьи, судам предписано иметь в виду, в частности, следующее:
в силу части 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;
исходя из ч. 3 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции", применяемой с учетом ст. 1513 комментируемого параграфа, заинтересованным лицом (т.е. лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку);
такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений ч. 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции";
Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку;
решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения;
также надлежит учитывать, что суд на основании положений ст. 10 части первой ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.
Законом 2014 г. N 35-ФЗ также в п. 2 комментируемой статьи введен подп. 7, предусматривающий, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований п. 3 ст. 1496 комментируемого параграфа, т.е. в случае, когда заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями и они не сообщили в Роспатент о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака.
Часть 2 п. 7 комментируемой статьи предписывает при применении положений подп. 1 - 3 данного пункта учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, подача которого предусмотрена положениями ст. 1513 комментируемого параграфа. Данная часть введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания.
В пункте 3 комментируемой статьи воспроизведены с отдельными изменениями положения п. 2 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках об основаниях и порядке оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в России. Предоставление такой правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак. Условием признания предоставления такой правовой охраны недействительным являются обстоятельства предоставления такой правовой охраны с нарушением требований п. 1 ст. 1508 комментируемого параграфа, т.е. признаков, при наличии которых товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение были признаны общеизвестным в России товарным знаком.
Пункт 4 комментируемой статьи указывает на возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны на территории РФ товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами РФ. В рамках такой регламентации установлено лишь то, что при этом учитываются те же основания, которые предусмотрены в п. 2 данной статьи для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны в соответствии с комментируемым параграфом. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. О соответствующих международных договорах РФ см. комментарий к ст. 1479.