1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.
2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.
3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1392 ГК РФ
1. Публикация сведений о заявках, осуществляемая в соответствии с п. 1 ст. 1385 ГК, открывает доступ любому лицу к сущности изобретения, как правило, до того, как изобретению будет предоставлена правовая охрана, что не всегда согласуется с интересами заявителя. Для компенсации возможных потерь заявителю с даты публикации сведений о заявке предоставляется временная (до даты публикации сведений о выдаче патента) правовая охрана. Лицо, незаконно использующее изобретение в период действия временной правовой охраны, выплачивает патентообладателю (в соответствии с п. 3 ст. 1392) денежную компенсацию в размере, определяемом соглашением.
2. В комментируемой статье изложен подход к определению объема временной правовой охраны. В том случае, когда он определяется лишь формулой изобретения, опубликованной в составе сведений о заявке без учета объема прав, предоставляемых патентом, выданным по такой заявке (как имело место ранее), может сложиться следующая ситуация. При подаче заявки формула изобретения составлена так, что она определяет максимально возможный в данных условиях объем прав. С указанной формулой и публикуются сведения о заявке, что кладет начало временной правовой охране в объеме опубликованной формулы. При проведении экспертизы изобретения по существу выявляется необходимость в корректировке первоначальной формулы в сторону значительного уменьшения объема правовой охраны. В отношении скорректированной таким образом формулы выдается патент, в результате чего объем временной правовой охраны будет превышать действительный объем прав, подтвержденный патентом, что не может быть признано приемлемым.
3. Датой возникновения временной правовой охраны является дата публикации сведений о заявке, но реализация прав, предоставляемых таким видом охраны, возможна лишь после получения патента на изобретение, в отношении которого возникла временная охрана. Именно это обстоятельство зафиксировано в п. 2 ст. 1392.
Другой комментарий к статье 1392 ГК РФ
Комментируемая статья предусматривает предоставление временной правовой охраны изобретению, на которое в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент подана заявка. Ранее такая регламентация предусматривалась положениями ст. 22 "Временная правовая охрана" Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ).
В пункте 1 комментируемой статьи определен период предоставления временной правовой охраны изобретению: со дня публикации сведений о заявке (этот момент определяется в соответствии с положениями п. 1 ст. 1385, к которым и сделана отсылка) до даты публикации сведений о выдаче патента (этот момент определяется в соответствии с положениями ст. 1394, к которым также сделана отсылка). Данный пункт также устанавливает временную правовую охрану в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение.
Положения п. 2 комментируемой статьи определяют случаи, в которых временная правовая охрана считается ненаступившей: во-первых, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной, и, во-вторых, если по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная ГК РФ.
Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает выплату патентообладателю денежного вознаграждения лицом, использующим заявленное изобретение в период предоставления ему временной правовой охраны. Вознаграждение подлежит выплате патентообладателю после получения им патента на заявленное изобретение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений, в данных положениях говорилось о выплате компенсации, а не вознаграждения. Тем самым учтены ранее данные в п. 56 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 разъяснения, в которых предусматриваемая в прежней редакции п. 3 комментируемой статьи компенсация была охарактеризована как вид вознаграждения.
В первоначальной редакции рассматриваемых положений п. п. 1 - 3 комментируемой статьи были воспроизведены соответственно положения п. п. 1 - 3 названной выше ст. 22 Патентного закона 1992 г. Но в комментируемую статью не вошли положения п. 4 указанной ст. 22, которыми устанавливалось, что положения п. 3 этой статьи о выплате вознаграждения распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов - ранее даты публикации сведений о выдаче патента.