1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
Комментарий к статье 1358 ГК РФ
1. Пункт 1 комментируемой статьи в качестве основного правомочия патентообладателя указывает на исключительное право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца не противоречащим закону способом. Это право является абсолютным.
Ссылка на ст. 1229 ГК означает, что содержание этого исключительного права не исчерпывается его позитивной стороной, связанной с правом патентообладателя использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом, если Гражданским кодексом не предусмотрено иное. Например, патентообладатель вправе отчуждать исключительное право другому лицу по договору либо предоставлять право на использование объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца). Необходимо подчеркнуть, что в ст. 1229 ГК указано: не всегда правообладатель имеет право распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1519 ГК не допускается распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в т.ч. путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования (см. комментарий к этой статье). И наконец, негативная сторона содержания исключительного права связана с правом патентообладателя запрещать другим лицам использовать соответственно изобретение, полезную модель, промышленный образец, охраняемый принадлежащим ему патентом.
2. В пункте 2 комментируемой статьи Кодекса впервые дано позитивное определение понятия использования изобретения, полезной модели, промышленного образца путем перечисления возможных действий, подтверждающих использование. Ранее в п. 1 ст. 10 Патентного закона аналогичный перечень указывал действия, на которые требовалось разрешение патентообладателя.
3. Ввоз и изготовление продуктов и изделий, в которых использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец, представляют собой два основных канала, обусловливающих использование указанных объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте на территории Российской Федерации.
4. Под применением продукта, изделия следует понимать реализацию их функционального назначения.
5. Предложение о продаже - это такие действия, которые подтверждают желание осуществить коммерческую сделку в отношении продукта или изделия.
6. Введение в гражданский оборот продукта, изделия представляет собой вовлечение в гражданско-правовые отношения, совершение различных сделок.
7. Под хранением продукта, изделия для целей совершения перечисленных выше действий следует понимать не только хранение вещи в соответствии с договором, но и любое иное накапливание продукта, изделия для последующего введения в оборот.
8. Подпункты 2, 3 и 4 п. 2 комментируемой статьи относятся к действиям патента на изобретение, объектом которого является способ (способы охраняются только патентами на изобретения). При этом, если п. 4 касается правомочий патентообладателя в отношении запатентованного способа, то подп. 2 и 3 п. 2 ст. 1358 предоставляют патентообладателю права в отношении объекта, не являющегося предметом патента.
Норма, содержащаяся в подп. 2 п. 2 статьи, говорит о том, что патенты, выданные на способ получения продукта, считаются использованными в продуктах при совершении действий, предусмотренных в подп. 1 п. 2 комментируемой статьи, если они получены непосредственно запатентованным способом, что в необходимых случаях обязан доказывать патентообладатель.
В случаях, когда патент выдан на способ получения нового продукта, т.е. неизвестного до даты приоритета изобретения, изобретение на способ получения нового продукта считается использованным при совершении любых действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 статьи, но только в отношении этого нового продукта.
При этом патентообладатель не должен доказывать, что новый продукт получен запатентованным на его имя способом.
В подпункте 3 п. 2 статьи содержится норма, в соответствии с которой патенты, выданные на способы, автоматически реализуемые при функционировании соответствующих устройств, считаются использованными при совершении действий, предусмотренных подп. 2 п. 2 статьи, в отношении таких устройств.
Например, если получен патент на способ обработки видеосигнала, то использованием такого изобретения является изготовление, применение, продажа или иное введение в оборот телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется этот способ.
9. Пункт 3 комментируемой статьи содержит необходимые и достаточные условия для установления факта использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. При этом раскрывается назначение формулы изобретения или полезной модели и перечня существенных признаков промышленного образца. Данный пункт применяется во всех случаях, когда устанавливается факт использования изобретения, в т.ч. при рассмотрении споров о нарушении исключительного права патентообладателя, о возникновении права преждепользования или права послепользования и т.д.
10. Абзац 1 п. 3 комментируемой статьи содержит правило установления факта использования в конкретном реальном продукте и фактически осуществляемом способе запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели. В соответствии с этим правилом для установления факта использования изобретения (полезной модели) и наличия нарушения патента не требуется доказывать, что использованы все включенные заявителем в формулу изобретения варианты или модификации изобретения (полезной модели), а достаточно лишь показать, что в конкретном продукте или осуществленном способе присутствуют все без исключения признаки, перечисленные в каком-либо независимом пункте формулы изобретения или полезной модели.
11. Формула изобретения (полезной модели) представляет собой изложение совокупности признаков, характеризующих объект изобретения (полезной модели) и выражающих сущность соответствующего технического решения. При этом формула может состоять из одного или нескольких (в случае группы изобретений, полезных моделей) самостоятельных (независимых) пунктов или из одного или нескольких независимых и одного или нескольких зависимых пунктов, т.е. пунктов, которые содержат все признаки независимого пункта и дополнительно признаки, развивающие и (или) уточняющие признаки независимого пункта. Таким образом, независимый пункт всегда содержит меньше признаков, чем относящийся к нему зависимый, а при использовании всех признаков зависимого пункта оказываются автоматически использованными и все признаки соответствующего независимого пункта.
12. Использование доктрины эквивалентов в Кодексе распространяет действие прав патентообладателя не только на объекты, которые мог иметь в виду изобретатель, характеризуя изобретение в формуле, но и на те объекты, которые характеризуются не тождественными, но эквивалентными признаками, включенными в формулу изобретения (полезной модели). Под эквивалентными принято понимать признаки, использование которых позволяет получить одинаковый результат принципиально одинаковым путем. Применение данной доктрины известно в законодательствах ряда других стран и предусмотрено в проекте разрабатываемого в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности международного договора о материальных нормах патентного права.
13. Абзац 2 п. 3 комментируемой статьи содержит условия для установления факта использования запатентованного промышленного образца в изделии. Условия требуют проверки наличия у изделия всех существенных признаков промышленного образца, отраженных на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков.
Из условия следует, что формулировка признаков, приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, имеет значение при установлении факта использования запатентованного промышленного образца только совместно с самими признаками, отображенными на изображениях изделиях. Они необходимы для идентификации фрагментов изображений, отображающих признаки, приведенные в перечне. После того как в отношении какого-либо признака осуществлена такая идентификация, становится возможной проверка наличия его у конкретного изделия. Для этого при визуальном сопоставлении внешнего вида изделия с изображениями акцентируется внимание на тех фрагментах изображения, которые были идентифицированы как отображающие данный признак, включенный в перечень.
14. Абзац 3 п. 3 исключает возможность неправильного толкования ситуации использования т.н. дополнительных изобретений и зависимых патентов. Изобретение, формула которого включает все признаки другого изобретения, не обязательно является его усовершенствованием. Например, в формуле какого-либо способа может быть приведена структурная формула запатентованного химического соединения, выступающего в этом способе как реагент, катализатор, компонент изготавливаемой композиции; все признаки независимого пункта формулы запатентованной композиции могут фигурировать в формуле на изделие как характеристика материала, из которого оно изготовлено; один запатентованный промышленный образец может быть использован в другом не только в результате добавления признаков того же самого изделия, но и как часть в целом, например ткань с определенным рисунком в обивке дивана, пуговица в костюме. Наличие патента с более поздним приоритетом, формула которого включает все признаки, указанные в независимом пункте формулы другого изобретения с более ранним приоритетом, не дает права использовать позднее созданное изобретение без разрешения патентообладателя ранее созданного изобретения. Однако если в таких ситуациях изобретение, которое не может быть использовано без другого, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные преимущества перед изобретением или полезной моделью другого патентообладателя, это дает обладателю патента на более позднее изобретение (при определенных условиях) право на получение принудительной лицензии в соответствии со ст. 1362 ГК.
15. Пункт 4 комментируемой статьи устанавливает правила пользования и распоряжения изобретением, полезной моделью, промышленным образцом в случаях, когда обладателями соответствующего патента являются два или более лица. Эти правила состоят в том, что каждый из патентообладателей вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом, вытекающим из патента, осуществляется патентообладателями совместно. При этом не имеет значения тот факт, что кто-либо из них одновременно является автором данного результата интеллектуальной деятельности.
Другой комментарий к статье 1358 ГК РФ
В комментируемой статье определено содержание исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее соответствующая регламентация устанавливалась положениями п. п. 1 и 2 ст. 10 Патентного закона 1992 г. Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но изменения коснулись не всех ее положений. Об изменениях сказано ниже.
Пункт 1 комментируемой статьи предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 комментируемой части любым не противоречащим закону способом (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение "исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец"), в том числе способами, указанными в п. 2 комментируемой статьи. В прежней (первоначальной) редакции рассматриваемого пункта отсылка была сделана не только к п. 2, но и к п. 3 комментируемой статьи. Однако п. 3 статьи не определял самостоятельные способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в связи с чем Законом 2014 г. N 35-ФЗ отсылка к этому пункту исключена. Указанная ст. 1229 содержит общие положения об исключительном праве, в ч. 1 ее п. 1 указано, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
В пункте 1 комментируемой статьи также предусмотрено, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Общие положения о распоряжении исключительным правом закреплены в ст. 1233 комментируемой части, в соответствии с п. 1 которой правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор); заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Распоряжению исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец посвящены положения § 3 комментируемой главы (ст. ст. 1365 - 1369).
Положениями п. 2 комментируемой статьи определен перечень действий, совершение которых считается использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта содержался такой же перечень, но Законом 2014 г. N 35-ФЗ введена новая позиция - это подп. 4 пункта в новой редакции (соответственно, положения подп. 4 пункта в прежней редакции вошли в подп. 5 пункта в новой редакции), указывающий на совершение действий, предусмотренных подп. 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению. Помимо этого, в подп. 3 данного пункта отсылка к подп. 2 этого пункта заменена отсылкой к подп. 1 пункта.
Ранее в рамках соответствующей регламентации в п. 1 ст. 10 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее - в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) устанавливалось, что патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с данным Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя:
ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
совершение действий, указанных в абз. 2 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;
совершение действий, указанных в абз. 2 данного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.
Положения п. п. 3 и 4 комментируемой статьи определяют условия, при выполнении которых изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, а промышленный образец признается использованным в изделии. Подобные положения содержались в прежней (первоначальной) редакции п. 3 данной статьи, в которой, в свою очередь, были воспроизведены с терминологическими изменениями положения п. 2 ст. 10 Патентного закона 1992 г.
Однако с принятием Закона 2014 г. N 35-ФЗ положения п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции претерпели существенные изменения. Так, часть 1 данного пункта определяла, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 данной статьи.
Вместо данных положений в ч. ч. 1 и 2 п. 3 комментируемой статьи в новой редакции предусмотрены следующие правила, дифференцированные в отношении изобретения и полезной модели:
изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Часть 3 п. 3 комментируемой статьи в новой редакции в отношении толкования формулы изобретения или полезной модели при установлении использования изобретения или полезной модели отсылает к следующим правилам п. 2 ст. 1354 комментируемой главы: охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели; для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376).
В части 2 п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции было определено, что промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377). Воспроизводя и уточняя эти положения, часть 4 данного пункта в новой редакции предусматривает, что промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Часть 3 п. 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции на случай, когда при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, предусматривалось, что другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
Данные положения вошли в п. 4 комментируемой статьи в новой редакции, но с измененными формулировками: если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
Согласно сохраняющим свою практическую значимость разъяснениям, данным в п. 9 информационного письма Президиума ВАС России от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" <1>, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Эти разъяснения использованы в Постановлении Президиума ВАС России от 6 декабря 2011 г. N 9916/11 по делу N А28-2070/2010 <2>.
--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 2008. N 2.
<2> ВВАС РФ. 2012. N 5.
В пункте 5 комментируемой статьи, в точности воспроизводящем положения п. 4 в прежней (первоначальной) редакции, определены особенности осуществления исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, когда обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица: в этом случае к отношениям между такими лицами подлежат применению правила п. п. 2 и 3 ст. 1348 комментируемой главы. Речь идет о правилах, регулирующих отношения между соавторами изобретения, полезной модели или промышленного образца, но в случае, предусмотренном в п. 5 комментируемой статьи, эти правила в силу прямого указания в данном пункте применяются независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.
В указанных п. п. 2 и 3 ст. 1348 комментируемой главы предусмотрены наряду с прочим следующие правила: каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное; к отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила п. 3 ст. 1229 комментируемой части.
Ранее в п. 1 ст. 10 Патентного закона 1992 г. устанавливалось, что порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними. При этом предусматривалось, что при отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей.